La marque devenue usuelle ou les tribulations d’un titulaire

Depuis 1981, la marque Buckfast est enregistrée en France pour désigner des produits et services relatifs à l’élevage de reines et d’abeilles et plus généralement d'animaux vivants. Elle a été régulièrement renouvelée depuis lors. Mais il apparaît également que le nom Buckfast est celui d’une variété d’abeille développée au cours de la première moitié du XX^e siècle au sein de l’abbaye de Buckfast, en Grande-Bretagne.

Ce nom va devenir, au fil du temps, principalement à partir des années 2000, relativement usuel, au moins dans le secteur de l’apiculture, pour désigner cette race d’abeille, de sorte que lorsqu’il va se trouver assigné pour contrefaçon de marque par le titulaire de la marque Buckfast, un apiculteur va faire feu de tout bois, ce qui donnera lieu à trois arrêts de cassation en six ans.

Dans un premier temps, l’apiculteur va former une demande d’annulation de la marque qui lui était opposée, en raison de l’absence de distinctivité de celle-ci. Logiquement, cette demande est écartée par la cour d’appel de Metz en 2010, car il n’était pas contestable que la marque était bien distinctive et pas encore usuelle au moment de son dépôt, en 1981.

Preuves d’usage et dégénérescence de marque

Néanmoins, la cour de Metz s’est vu reprocher de ne pas avoir recherché si, à la date des faits argués de contrefaçon, les termes buckfast et buck n’étaient pas devenus nécessaires chez les apiculteurs pour désigner un certain type d’abeille, et si l’apiculteur poursuivi ne les avait pas employés dans leur sens courant. Première cassation. Notons qu’à ce stade, la Cour de cassation n’indique pas sur quel fondement la vérification prétendument omise aurait dû être effectuée.

Sur renvoi de cassation, c’est l’argument de la déchéance de marque, pour défaut d’usage sérieux pendant plus de cinq ans qui sera tenté sans succès devant la cour d’appel de Nancy. Mais cet arrêt sera, à son tour, cassé en 2014, d’une part pour le même motif que la première fois, et parce que la Cour de cassation ne partageait pas l’avis de la cour de Nancy sur le caractère sérieux des preuves d’usage.

Enfin, après deux cassations, c’est l’argument de la dégénérescence de marque, qui est un autre cas d’ouverture de l’action en déchéance, qui sera invoqué.

Usage honnête dans le droit de l’Union européenne

Le titulaire d’une marque peut, en effet, perdre son droit sur celle-ci par déchéance, s’il l’a laissée, de son fait, devenir usuelle et passer dans le langage courant. (Ce qui fût le cas, par exemple, pour Frigidaire ou Klaxon)

Et alors qu’au cas d’espèce, le titulaire de la marque Buckfast avait toujours entrepris des démarches conformes aux exigences de la jurisprudence pour échapper à ce cas de déchéance, la Cour de cassation ne statue pas sur cette question, mais s’appuie, comme elle en a le droit, sur le droit de l’Union européenne pour motiver sa cassation sans renvoi qui met donc fin à ce litige.

En effet, la directive harmonisant les législations des États membres sur les marques prévoit que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou à d’autres caractéristiques, pourvu que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière commerciale. La Cour de cassation affirme que l’apiculteur poursuivi avait bien fait un usage honnête du terme buckfast, qui était nécessaire.

Il résulte incontestablement de cet arrêt une obligation de vigilance renforcée pour les titulaires de marques. Car si la déchéance pour dégénérescence est la sanction d’une inaction, la solution consacrée le 5 juillet 2017 se fonde sur le simple constat du fait qu’un signe enregistré est également d’usage courant pour désigner un produit, peu important que ce ne soit pas du fait du titulaire, comme le requiert la dégénérescence.

Certes, au lieu de risquer la déchéance, la marque est « seulement » inopposable. Mais est-ce une consolation ?